Modificare crucială a mărcilor comunitare. Ce trebuie să știi de acum înainte

Să înțelegem mai bine cum este cu protecția mărcilor și încadrarea lor

Conform Clasificării de la Nisa, bunurile și serviciile sunt împărțite în 45 de clase, din care 34 clase pentru bunuri și 11 clase pentru servicii. Fiecare clasă este descrisă de un sumar (”class heading”), care cuprinde produsele cheie, de bază, care descriu pe scurt, natura bunurilor/serviciilor, din fiecare clasă. De exemplu, în clasa 30, sumarul este : ”Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă”.

În sistemul de protecție oferit de Oficiul European de Proprietate Intelectuală, mult timp, regula în ceea ce privește alegerea produselor și serviciilor pentru care se solicita protecția era că sumarul clasei (acel rezumat care cuprinde produse/serviciile cheie pentru clasa respectivă) era considerat a oferi protecție pentru toate bunurile/serviciile din clasa respectivă.

Această practică a fost îmbrățișată de majoritatea statelor din UE, în timp ce altele, ca UK, de exemplu au considerat că termenii din sumarul clasei ar trebui luați în înțelesul lor literal și că este impropriu să subînțelegem de exemplu prin „cafea, ceai, cacao, orez” , pralinele de ciocolată, patiseria și cofetăria.

În octombrie 2009, Institutul Britanic al Consilierilor de Brevete (CIPO) a depus o aplicație la Oficiul Britanic, pentru marca IP Translator, în clasa 41. Examinatorul a analizat marca în conformitate cu practica OHIM (actual EUIPO), de la vremea respectivă și a refuzat-o, pe motiv că sumarul clasei 41 acoperă toate serviciile acestei clase, inclusiv servicii de traducere, termenul de „translator” din denumirea mărcii fiind descriptiv pentru acest tip de servicii, și deci neavând caracterul distinctiv necesar pentru a putea fi acceptat ca marcă.
CIPO a făcut apel, iar instanța, sesizând nuanțele problemei a adresat o întrebare preliminară către CJUE, pentru a clarifica dacă este necesară specificarea precisă a bunurilor/serviciilor pentru care se solicită protecție, sau dacă sumarul clasei este considerat a cuprinde toate bunurile/serviciile ce ar putea face parte din clasa respectivă.

Răspunsul CJUE, venit pe 19 Iunie 2012, a provocat un mic seism în universul titularilor de mărci și al practicienilor în IP, deoarece răsturna practica EUIPO de până atunci.

Astfel, Curtea a stabilit că este necesară identificarea bunurilor/serviciilor cu suficientă claritate și precizie, pentru ca autoritățile competente și operatorii economici să le poată identifica cu ușurință. În consecință, orice viitoare aplicație la EUIPO depusă pentru sumarul clasei, va fi tratată ad literam, ca oferind protecție exclusiv produselor menționate în respectivul sumar.

Pentru a obține o protecție particularizată pe specificitățiile de business ale fiecărui titular, este esențial astfel, ca marca să fie depusă cu identificarea foarte clară a produselor/serviciilor a căror protecție se urmărește.

Pentru mărcile depuse pe sumarul clasei până la data de 22 iunie 2012, EUIPO a prevăzut posibilitatea depunerii unei declarații, de către titularii acestora, prin care aceștia pot identifica cu mai mare precizie, bunurile/serviciile pentru care doresc protecție efectivă.

Cât de importantă este declarația pentru viitorul unei mărci și a unui brand

Depunerea acestei declarații are un rol crucial în protecția viitoare a acestor mărci, deoarece, în lipsa ei, titularii vor fi protejați strict cu privire la bunurile/serviciile menționate în sumar. De exemplu, o companie a cărei arie principală de business o reprezintă ciocolata și produsele de ciocolaterie, protejată doar pentru sumarul clasei 30, ar putea întâmpina probleme atunci când ar vrea să se opună unei mărci similare, depuse de un competitor pentru produse identificate clar, precum «ciocolată, bomboane de ciocolată, praline».

Termenul stabilit de EUIPO pentru ajustarea claselor este 24 septembrie 2016. Ulterior acestei date, modificarea nu mai este permisă, titularii de mărci depuse pe sumarul clasei și neajustate, fiind expuși riscurilor.

Această decizie a suscitat numeroase controverse, conturându-se, nu rareori, întrebarea, dacă nu cumva se merge pe o particularizare excesivă a bunurilor/serviciilor ce pot beneficia de protecție. Contrar aparențelor însă, abordarea este una calitativă, iar nu cantitativă, circumscrisă ideii că fiecare business are anumite specificități, și fiecare brand este centrat pe anumite produse, iar o identificare precisă a acestora la momentul depunerii mărcii nu face decât să îl ajute pe titularul acesteia să își poată contura o strategie cât mai eficientă și să poată obține o protecție efectivă, în cazul eventualelor contrafaceri sau copieri.